Ley nº1294 de Marcas, del 6 de agosto de 1998.
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY
TÍTULO I.- DE LA MARCA
CAPÍTULO I.- DE LAS MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Artículo 1º.- Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases
o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo.
Artículo 2º.- No podrán registrarse como marcas:
a) los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate;
b) los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas;
c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen;
d) un color aislado;
e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio;
f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;
g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;
h) los signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero;
i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero;
j) los nombres, sobrenombres, seudónimos o fotografías que puedan relacionarse con personas vivas, sin su consentimiento, o muertas sin el de sus herederos, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o cualquier signo que afectara el derecho de la personalidad de un tercero, salvo con su consentimiento; y,
k) los que consistan o contengan una indicación geográfica, conforme se define en la presente ley.
Artículo 3º.- La naturaleza del producto o servicio al que ha de aplicarse una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
CAPÍTULO II.- DEL REGISTRO, DE SUS FORMALIDADES Y DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MARCAS
Artículo 4º.- La solicitud para el registro de una marca deberá ser presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial, la que expedirá el correspondiente recibo.
Artículo 5º.- La solicitud, a los efectos del registro, se formulará por escrito e incluirá lo siguiente:
a) nombre, domicilio y firma del solicitante y de su patrocinante o de su apoderado, según corresponda;
b) denominación de la marca o su reproducción cuando se trate de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales; tratándose de cualquier otro signo, la representación gráfica del mismo;
c) especificación de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación de la clase; y,
d) carta poder o poder especial o general, cuando el interesado no concurriese personalmente. El solicitante o su apoderado deberá constituir domicilio en la capital de la República. Las personas jurídicas sólo podrán concurrir mediante apoderado, que debe ser un agente de la propiedad industrial matriculado.
Artículo 6º.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total.
Artículo 7º.- El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas.
Artículo 8º.- La especificación de los productos no será necesaria cuando se solicite el registro de la marca para todos los comprendidos en una de las clases de la nomenclatura oficial. Cuando se solicite una marca de servicio, tal especificación será obligatoria.
Artículo 9º.- El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se reduzca o limite la lista de productos o servicios amparados por el registro de la marca, o que se corrija algún error material en el registro otorgado.
Artículo 10º.- Cuando en la denominación una etiqueta o dibujo cuyo registro se solicita, se expresa el nombre de un producto o servicio, la marca será válida sólo para el producto o servicio que en ella se indica.
Artículo 11.- La Dirección de la Propiedad Industrial asignará fecha de presentación a la solicitud, que contenga al menos la identificación y dirección del solicitante y los requisitos previstos en los incisos b) y c) del Artículo 5º, que distinguirá la marca.
Artículo 12.- La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. En la solicitud de registro se podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, para la misma marca y los mismos productos o servicios, que resulte de algún deposito realizado en algún Estado obligado con un tratado o convenio al cual el Paraguay estuviese vinculado.
Artículo 13.- Cumplidos los requisitos legales y vencidos los plazos establecidos, si la marca no estuviera comprendida en ninguno de los impedimentos previstos en esta ley, la Dirección de la Propiedad Industrial dispondrá la inscripción de la marca previo pago de los impuestos y tasas correspondientes. En caso de denegación, la resolución será fundada.
Artículo 14.- La Dirección de la Propiedad industrial expedirá un certificado de registro de la marca que reproducirá los datos correspondientes y los establecidos por las disposiciones reglamentarias.
Artículo 15.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios, cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
Artículo 16.- Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio.
Artículo 17.- No podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca, siempre que dichos productos, así como sus envases
o embalajes no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros.
Artículo 18.- El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país.
El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro.
Artículo 19.- El registro de una marca tiene validez por diez años, y podrá ser prorrogado indefinidamente por períodos de igual duración, siempre que su renovación se solicite dentro del último año antes de su expiración y que se observen las mismas formalidades que para su registro. El nuevo plazo se computará desde la fecha del vencimiento del registro anterior.
Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente.
CAPÍTULO III.- DE LA PUBLICIDAD DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO Y RENOVACIÓN DE MARCAS
Artículo 20.- Efectuada la presentación de la solicitud y con posterioridad al examen de forma, se dispondrá inmediatamente la publicación de la misma. El examen de fondo será efectuado una vez vencido el plazo para la presentación de las oposiciones. Las solicitudes de renovación asimismo se publicarán.
Artículo 21.- Los plazos previstos en esta ley que se refieran a la publicación se computarán desde el día hábil siguiente al de la última publicación. El reglamento determinará la forma en que se efectuarán la publicación y el contenido del aviso correspondiente.
CAPÍTULO IV.- DEL ABANDONO DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO Y LA PÉRDIDA DEL DERECHO DE PRELACIÓN
Artículo 22.- El abandono por noventa días de toda solicitud de registro de marca causará la pérdida de la prelación en el derecho, el que pasará por orden sucesivo a los posteriores solicitantes.
Artículo 23.- El plazo de noventa días se computará a partir de la fecha de la última actuación. Si se hubiere promovido oposición contra la solicitud de registro y hubiere recaído resolución definitiva, este plazo correrá desde la fecha en que quede ejecutoriada la misma.
Artículo 24.- El abandono se determinará, a los efectos de su declaración, por el solo transcurso del término establecido, si el interesado no hubiere impulsado el procedimiento de la inscripción de la marca.
Artículo 25.- El desistimiento expreso de la solicitud de registro importará la pérdida de la prelación en el derecho.
Artículo 26.- Tratándose de una solicitud de renovación de marca, el plazo del abandono será de ciento ochenta días computados desde la fecha del vencimiento del registro o de la última actuación posterior a ésta, y se procederá conforme a lo que se dispone en este capítulo en lo que fuere aplicable.
CAPÍTULO V.- DEL USO DE LA MARCA REGISTRADA
Artículo 27.- El uso de la marca es obligatorio. En caso contrario, a pedido de parte, se cancelará el registro de una marca:
a) cuando no se haya iniciado su uso dentro de los cinco años inmediatamente posteriores a la concesión de su registro;
b) cuando su uso haya sido interrumpido por más de cinco años consecutivos;
c) cuando su uso, dentro del plazo estipulado en los dos ítem precedentes, haya tenido lugar con alteraciones sustanciales de su carácter distintivo original, tal como constaba en el certificado de registro pertinente;
La cancelación no será procedente si el uso de la marca o en su caso su no uso, hubiera sido ya justificado por sentencia judicial firme y ejecutoriada en un proceso anterior dentro del mismo plazo de cinco años estipulados en los ítem a) y b). No procederá la cancelación cuando la falta de uso pudiese justificarse por razones de fuerza mayor.
No se cancelará la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases.
La acción de cancelación por falta de uso se deberá promover ante la jurisdicción judicial, civil y comercial. La persona que obtenga una resolución de cancelación favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que quede firme la resolución en cuestión.
Artículo 28.- La prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro. El uso de la marca se acreditará por cualquier método de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente.
Artículo 29.- La marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que con ella se distinguen han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado con dicha denominación, en la cantidad y del modo que corresponde por la naturaleza de los productos o servicios, las modalidades de su comercialización y teniendo en cuenta la dimensión del mercado.
La publicidad para la introducción de los productos o servicios en el comercio para el mercado se considerará también como uso de la marca, siempre que tal uso se realice efectivamente dentro de los cuatro meses siguientes al inicio de la campaña publicitaria.
Artículo 30.- El uso de la marca registrada debe realizarse tal como aparece en el registro, pero si este uso difiere respecto a detalles o elementos secundarios no será motivo para la cancelación del registro. El uso realizado en relación a uno o alguno de los productos o servicios incluidos en una clase implicará la justificación del uso para todos los productos o servicios de la clase.
CAPÍTULO VI.- DE LAS LICENCIAS DE USO DE MARCAS
Artículo 31.- El propietario de una marca registrada podrá otorgar por contrato escrito licencia de uso de ella, por la totalidad o parte de los productos o servicios que comprenden.
Artículo 32.- La licencia de uso de marca deberá Inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial para que tenga efectos legales frente a terceros desde su inscripción. A la solicitud de inscripción se acompañará copia del contrato de licencia de uso o un extracto del mismo, que deberá estar redactado en castellano o traducido a este idioma. Se publicará un resumen de las partes substanciales conforme lo disponga el Reglamento. Al efecto de la validez de la prueba del uso, el registro de la licencia de uso no es relevante.
Artículo 33.- La inscripción de la licencia de uso podrá ser solicitada por el licenciante o por el licenciatario, sin perjuicio de lo previsto en el contrato.
Artículo 34.- Para efectos de su inscripción, el contrato de licencia de uso deberá contener necesariamente disposiciones que aseguren el control por parte del propietario sobre la calidad de los productos o servicios objeto de la licencia, sin perjuicio del que podrá ejercer la autoridad competente en defensa del consumidor.
Artículo 35.- Serán nulas las cláusulas del contrato de licencia de uso que importen para el licenciatario restricciones que no sean las propias de los derechos emergentes del registro de la marca.
Artículo 36.- En caso de incumplimiento de las disposiciones de esta ley, la Dirección de la Propiedad Industrial denegará la inscripción de la licencia de uso por resolución fundada.
Artículo 37.- El licenciatario tendrá derecho de usar la marca durante la vigencia del contrato de licencia y sus renovaciones, en todo el territorio nacional, salvo disposición en contrario del contrato, y deberá indicar sobre los mismos productos o servicios que la marca es licenciada.
Artículo 38.- En defecto de estipulación en contrario en el contrato de licencia, cuando la misma se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá conceder otras licencias respecto del mismo territorio, la misma marca y los mismos productos o servicios, ni podrá usar por sí mismo la marca en ese territorio respecto a esos productos o servicios. Los contratos de franquicias, en lo que a licencia de marcas se refiere, se regirán por las disposiciones de este Capítulo.
CAPÍTULO VII.- DE LA CESIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS SOBRE LAS MARCAS
Artículo 39.- Los derechos sobre una marca registrada, o cuya inscripción se haya solicitado, se podrán ceder o transmitir sobre la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que se haya depositado la solicitud o registrado la marca.
Artículo 40.- La transferencia de una marca registrada podrá hacerse independientemente de la empresa titular del derecho. La transferencia de la empresa comprende la transferencia de sus marcas, salvo reserva expresa.
Artículo 41.- Una marca constituida por el nombre comercial de su titular, o por una parte esencial de dicho nombre, sólo podrá transferirse con la empresa o establecimiento identificado por el nombre comercial.
Artículo 42.- La cesión o transmisión será nula si tiene por objeto o consecuencia inducir al público a error, particularmente en cuanto a la naturaleza, procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios a los que se aplica la marca.
Artículo 43.- La cesión o transmisión de toda marca registrada, cuando se realizare dentro del territorio nacional, deberá efectuarse por escritura pública. La cesión o transmisión de una marca realizada fuera del territorio nacional se realizará mediante documento válido en el país de la celebración del acto.
Artículo 44.- La cesión o transmisión de una marca tendrá efectos legales frente a terceros desde su inscripción en la Dirección de la Propiedad Industrial. La solicitud se publicará conforme sea establecido en el Reglamento, cumplido lo cual y abonados las tasas e impuestos correspondientes se ordenará su inscripción. A pedido del interesado se expedirá un certificado.
Artículo 45.- Para que surta efecto contra terceros deberá inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial todo cambio de nombre, domicilio, modificación de forma jurídica, fusión u otra alteración sobre el titular de la marca.
CAPÍTULO VIII.- DE LA OPOSICIÓN AL REGISTRO
Artículo 46.- La oposición al registro de una marca deberá deducirse en escrito fundado ante la Dirección de la Propiedad Industrial, hasta el vencimiento del plazo de sesenta días hábiles, computado a partir del primer día hábil siguiente al de la última publicación.
Artículo 47.- De la oposición deducida se correrá traslado, notificando por cédula al solicitante o a su apoderado por un plazo de dieciocho días hábiles para contestarla. Si hubiera hechos que probar se abrirá la causa a prueba por cuarenta días hábiles, plazo que empezará a correr a partir de la notificación por cédula a las partes. Las pruebas instrumentales podrán ser ofrecidas y agregadas en cualquier momento del período probatorio. Una vez cumplida la contestación o en su caso cerrado el período de pruebas, sin otro trámite el expediente quedará en estado de autos para resolver, aun cuando no se hubiese contestado la oposición. Si se hubiesen presentado una o más oposiciones, ellas se resolverán en un solo acto, mediante resolución fundada.
Artículo 48.- Cuando a quien no tenga registrada una marca se le reconozca en una oposición o anulación el mejor derecho para su registro, está obligado a solicitarla dentro de los noventa días de ejecutoriada la resolución definitiva. En caso de no hacerlo así, perderá el derecho de prelación.
Artículo 49.- Los jefes de las secciones respectivas resolverán en primera instancia todos los asuntos no litigiosos de su competencia. El Jefe de la Sección de Asuntos Litigiosos resolverá en primera instancia las controversias que sean de la competencia de la Dirección de la Propiedad Industrial. En todos los casos las resoluciones deben ser fundadas.
Artículo 50.- Transcurridos cuarenta días hábiles sin que el jefe de la sección respectiva dicte resolución, cualquiera de los interesados podrá interponer directamente recurso de apelación y elevar los autos al superior jerárquico.
Artículo 51.- Contra toda resolución de los jefes de sección podrá interponerse recurso de apelación dentro de los cinco días hábiles. Una vez concedido el recurso, el recurrente expresará agravios ante el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial quien previo traslado a la otra parte dictará resolución fundada, con la cual se agotará la instancia administrativa.
Artículo 52.- Cuando en un procedimiento de oposición, por la vía reconvencional se alegare la cancelación por el no uso de una marca, el expediente se deberá remitir inmediatamente a la jurisdicción judicial civil y comercial del turno de modo a posibilitar la ulterior tramitación de tal expediente ante tal jurisdicción, ya conforme a las reglas del juicio ordinario.
CAPÍTULO IX.- EXTINCIÓN DEL DERECHO
Artículo 53.- El derecho de propiedad de una marca se extingue:
a) por renuncia del titular;
b) por vencimiento del término de vigencia sin que se renueve el registro; y,
c) por la declaración judicial de nulidad o de caducidad por el no uso del registro.
Artículo 54.- La autoridad judicial será competente para entender en una acción de nulidad de un registro obtenido:
a) en contravención a lo dispuesto en esta ley; y,
b) por medios fraudulentos o por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de quien tuviera mejor derecho.
Artículo 55.- La acción de nulidad procederá aunque no se haya deducido oposición y prescribirá a los cinco años contados a partir de la fecha de concesión del registro pertinente. La acción de nulidad no prescribirá cuando se haya actuado de mala fe o el registro obtenido constituya un acto nulo.
CAPÍTULO X.- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA
Artículo 56.- En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiese efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación.
CAPÍTULO XI.- DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA
Artículo 57.- Se entiende por indicación geográfica el signo que identifique un producto como originario de un país, región, localidad u otro lugar, cuando determinada característica del producto o su reputación fuese atribuible fundamentalmente a ese origen geográfico.
Artículo 58.- Sólo los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad en el lugar designado por la indicación geográfica podrán usar en el comercio esa indicación respecto al producto que ella identifica. Ellos tendrán acción para impedir que la indicación geográfica se utilice para identificar productos del mismo género que no sean originarios del lugar designado por la indicación.
Artículo 59.- Constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.
Artículo 60.- Cualquier persona interesada tendrá acción judicial para impedir la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación de algún producto, indique o sugiera que éste proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, o cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal.
CAPÍTULO XII.- DE LA MARCA COLECTIVA
Artículo 61.- Constituye marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo control del titular.
Artículo 62.- Las sociedades legalmente autorizadas podrán registrar marcas colectivas para uso de sus miembros.
Artículo 63.- El registro de una marca colectiva deberá ser solicitado por el titular, con expresa indicación del carácter de la marca y acompañando el reglamento de uso de la misma.
Artículo 64.- La publicación de la solicitud de registro de la marca colectiva contendrá, además, un extracto del reglamento de uso, incluyendo las condiciones esenciales de uso.
Artículo 65.- El titular de la marca colectiva comunicará a la Dirección de la Propiedad Industrial toda modificación introducida en el reglamento de uso de la marca. Estas modificaciones surtirán efecto contra terceros luego de su inscripción y publicación.
Artículo 66.- Las marcas colectivas están sometidas a las demás disposiciones de esta ley relativas a marcas.
CAPÍTULO XIII.- DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN
Artículo 67.- Constituye marca de certificación un signo aplicado a productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca.
Artículo 68.- Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución nacional o extranjera, de derecho privado o público, o un organismo estatal, regional o internacional.
Artículo 69.- Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese un organismo estatal, el registro tendrá duración indefinida, extinguiéndose con la disolución o desaparición del titular.
Artículo 70.- Una marca de certificación sólo podrá ser transferida con la entidad titular del registro.
Artículo 71.- Las marcas de certificación están sometidas a las demás disposiciones de esta ley relativas a marcas.
TÍTULO II.- DEL NOMBRE COMERCIAL
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 72.- El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley.
Artículo 73.- El nombre comercial deberá diferenciarse suficientemente de cualquier otro nombre adoptado o usado precedentemente por otra persona que desarrolle la misma o similar actividad económica.
Artículo 74.- No podrá constituir nombre comercial un signo que por su índole o por el uso que pudiera hacerse de él sea contrario a la moral o al orden público, o que pueda inducir a engaño o confusión a los medios comerciales y a los consumidores, sobre la identidad o la naturaleza de la empresa designada con ese nombre.
Artículo 75.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley.
Artículo 76.- El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Artículo 77.- El derecho sobre el nombre comercial se extingue con la disolución de la sociedad o por el cese de actividad del establecimiento que lo emplee.
Artículo 78.- La venta de un establecimiento comprende la transferencia de su nombre comercial, salvo estipulación en contrario.
Artículo 79.- El nombre comercial se podrá ceder o transferir únicamente con la empresa o la parte de ella designada con ese nombre.
TÍTULO III.- DE LA COMPETENCIA DESLEAL
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 80.- Constituye competencia desleal todo acto contrario a la buena práctica y al uso honrado en materia industrial o comercial.
Artículo 81.- Constituye, entre otros, actos de competencia desleal:
a) los actos susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;
b) las falsas descripciones de los productos o servicios por el empleo de palabras, símbolos y otros medios que tiendan a inducir a engaño al público con respecto a la naturaleza, calidad o utilidad de los mismos;
c) las falsas indicaciones geográficas de los productos o servicios, por medio de palabras, símbolos o cualquier otro medio que tienda a inducir a engaño al público; y,
d) la utilización directa o indirecta, o la imitación de una indicación geográfica, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, o la indicación esté traducida o vaya acompañada de expresiones tales como género, tipo, manera, imitación o similares;
e) el uso o propagación de indicaciones o alegaciones falsas, capaces de denigrar o de desacreditar a los productos, los servicios o las empresas ajenas.
f) el uso o propagación de indicaciones o alegaciones susceptibles de causar error o confusión con respecto a la procedencia, fabricación, aptitud para su empleo o consumo u otras características de productos o servicios propios o ajenos;
g) la utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear, calcar o reproducir servilmente ese producto con fines comerciales, el esfuerzo o prestigio ajenos; y,
h) el uso indebido de una marca.
Artículo 82.- El productor, industrial o comerciante que pueda ser perjudicado por actos de competencia desleal tiene acción judicial ante el fuero civil y comercial, para hacerlos cesar o impedir su repetición, y para obtener la reparación de los daños y perjuicios.
Artículo 83.- La acción de competencia desleal prescribirá a los dos años de haberse tenido conocimiento fehaciente de dichos actos, o a los cuatro años contados desde que se cometió por última vez el acto, aplicándose el plazo que expire antes.
TÍTULO IV.
CAPÍTULO I.- DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES POR INFRACCIÓN
Artículo 84.- El titular de un derecho de uso exclusivo de una marca registrada o de un nombre comercial podrá entablar acción ante la autoridad judicial contra cualquier persona que cometiera infracción de ese derecho. Constituirá infracción al derecho del titular de una marca registrada cualquiera de los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado
o colocado sobre los productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes y otros materiales que reproduzcan o contengan la marca o el nombre comercial, así como comercializar o detentar tales materiales;
d) rellenar o reutilizar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que llevan la marca o el nombre comercial;
e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca o al nombre comercial para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro;
f) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca o nombre comercial para cualesquiera productos, servicios o actividad cuando ello pudiese causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, o de un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o de su titular; y,
g) usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca o al nombre comercial, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
Artículo 85.- En la sentencia definitiva de una acción por infracción podrán ordenarse las siguientes medidas, entre otras:
a) la cesación de los actos que constituyen la infracción;
b) el pago de las costas y costos del juicio y la indemnización de los daños y perjuicios;
c) el embargo o el secuestro de los productos en infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción;
d) la prohibición de la importación o la exportación de los productos, materiales o medios en infracción; y,
e) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo, la destrucción de los productos, materiales o medios utilizados para ese fin y una multa de quinientos a dos mil jornales mínimos, a ser pagada a la Dirección de la Propiedad Industrial.
Artículo 86.- Tratándose de productos con marca falsa, no bastará la simple supresión o remoción de la marca para permitir que se introduzcan esos productos en el comercio.
Artículo 87.- La autoridad judicial competente podrá, en cualquier momento del proceso, ordenar al demandado que proporcione las informaciones que tuviera sobre las personas que hubiesen participado en la producción o comercialización de los productos o servicios materia de la infracción.
Artículo 88.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento fehaciente de la infracción, o a los cuatro años contados desde que se cometió por última vez la infracción.
Artículo 89.- Se impondrá la pena de uno a tres años de penitenciaría no eximible y multa de mil a tres mil jornales mínimos:
a) a los que falsifiquen o adulteren una marca registrada;
b) a los que imiten fraudulentamente una marca registrada;
c) a los que a sabiendas, tengan en depósito, pongan en venta, vendan o se presten a vender o a hacer circular productos o servicios con marca falsificada, fraudulentamente imitada o ilícitamente aplicada;
d) a los que con intención fraudulenta apliquen o hagan aplicar con respecto a un producto
o a un servicio una enunciación, o cualquier designación falsa con relación a la naturaleza, calidad, cantidad, número, peso o medida, el nombre del fabricante o el lugar o país en el cual haya sido fabricado o expedido; y,
e) a los que a sabiendas pongan en venta, vendan o se presten a vender productos o servicios con cualquiera de las enunciaciones falsas mencionadas en el inciso anterior.
Artículo 90.- La misma pena del artículo anterior se aplicará a los que hicieren uso doloso de un nombre comercial.
Artículo 91.- Para que se configure el delito no es necesario que la falsificación, imitación o aplicación fraudulenta de la marca comprenda el todo de una mercadería, bastando la aplicación a un sólo objeto de la especie.
Artículo 92.- La misma pena del artículo 89 se aplicará a los que por maquinaciones fraudulentas o malévolas, o cualquier otro medio desleal, trataren de desviar en provecho propio o de tercero la clientela de un establecimiento comercial o industrial.
Artículo 93.- Los delitos enumerados en los artículos 89 y 90 son de acción penal pública.
Artículo 94.- La acción penal prescribirá a los dos años. Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal en lo que no esté expresamente establecido en esta ley.
CAPÍTULO II.- DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS
Artículo 95.- En la acción por infracción de un derecho previsto en esta ley el propietario de la marca podrá pedir al juez que ordene medidas precautorias inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas precautorias podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.
Artículo 96.- Las medidas precautorias consistirán en:
a) la cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción;
b) el embargo o el secuestro de los productos, embalajes, etiquetas y otros materiales que ostenten el signo objeto de la infracción y de las maquinarias y demás medios que sirvieran para cometer la infracción. En sede penal, éstos serán destruidos si en un peritaje dentro de la acción judicial a la cual va relacionada la medida cautelar, confirma que están en infracción, lo cual será posible sin necesidad de aguardarse la sentencia definitiva.
c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el inciso b); y,
d) la suspensión de los efectos del registro y del uso de la marca ínterin se sustancia la acción judicial.
Artículo 97.- La medida precautoria se ordenará cuando se acredite la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de la demora. El juez podrá requerir caución o garantía suficiente.
Artículo 98.- Toda medida precautoria quedará sin efecto de pleno derecho si la acción pertinente no se iniciara dentro de los quince días hábiles contados desde la ejecución de la medida.
Artículo 99.- Las medidas precautorias u otras que deban aplicarse en la frontera se ejecutarán por las autoridades de aduanas al momento de la importación, exportación o tránsito de los productos en infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.
CAPÍTULO III.- DE LAS MEDIDAS EN LA FRONTERA
Artículo 100.- El propietario de una marca registrada que tuviera motivos fundados para suponer que se prepara la importación o la exportación de productos que infringen ese derecho, podrá solicitar a la autoridad de aduanas suspender esa importación o exportación al momento de su despacho. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías aplicables a las medidas precautorias.
Artículo 101.- Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá dar a las autoridades de aduanas las informaciones necesarias y una descripción suficientemente precisa de las mercancías para que puedan ser reconocidas.
Artículo 102.- Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad de aduanas ordenará o denegará la suspensión y lo comunicará al solicitante. La decisión de la autoridad de aduanas no causará ejecutoria.
Artículo 103.- Ejecutada la suspensión, las autoridades de aduanas la notificarán inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.
Artículo 104.- Si transcurrieran diez días hábiles contados desde que la suspensión se notificó al solicitante de la medida sin que éste hubiese comunicado a las autoridades de aduanas que se ha iniciado la acción judicial de infracción, o que el juez ha ordenado medidas precautorias para prolongar la suspensión, ésta será levantada y se despacharán las mercancías retenidas.
Artículo 105.- Iniciada la acción judicial de infracción, la parte afectada podrá recurrir al juez para que reconsidere la suspensión ordenada y se le dará audiencia a estos efectos. El juez podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.
Artículo 106.- A efectos de justificar la prolongación de la suspensión de las mercancías retenidas por las autoridades de aduanas, o para sustentar una acción de infracción, el juez permitirá al titular del derecho inspeccionar esas mercancías. igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías. Al permitir la inspección, el juez podrá disponer lo necesario para proteger cualquier información confidencial, cuando fuese pertinente.
Artículo 107.- Comprobada la existencia de una infracción, se comunicará al demandante el nombre y dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías, y la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión.
Artículo 108.- Tratándose de productos con marcas falsas, que se hubieran incautado por las autoridades de aduanas, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.
Artículo 109.- El titular de un registro de marca concedido podrá registrar la marca en la Dirección General de Aduanas a los efectos de que esta institución compruebe la legitimidad de los productos cuyo despacho se solicite El registro de la Dirección General de Aduanas será reglamentado por el Poder Ejecutivo.
Artículo 110.- Una vez efectuado el registro en la Dirección General de Aduanas, el titular podrá solicitar que se le comunique las solicitudes de despacho de los productos que lleven la marca registrada y cuyo fabricante no sea el titular. También podrá el titular exigir que se suspenda el despacho de tales productos hasta que se compruebe su legitimidad.
Artículo 111.- El registro en la Dirección General de Aduanas no es obligatorio para ejercer ninguno de los derechos que acuerda esta ley.
TÍTULO V.- DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Artículo 112.-Reconócese la profesión de Agente de la Propiedad Industrial para las gestiones relativas a la competencia de la Dirección de la Propiedad Industrial.
Artículo 113.- Para ejercer la profesión se requerirá título de abogado y la inscripción en la matrícula de Agentes de la Dirección de la Propiedad Industrial.
Artículo 114.- Las personas que sin tener título de abogado estén matriculadas como Agentes de la Propiedad Industrial antes de promulgarse esta ley, podrán seguir ejerciendo la profesión. No obstante, en asuntos litigiosos deberán actuar bajo patrocinio de abogado.
Artículo 115.- El testimonio de poder para actuar en la instancia administrativa en asuntos de competencia de la Propiedad Industrial, independientemente del lugar de su otorgamiento, deberá inscribirse necesariamente en el registro que para el efecto habilitará la Dirección de la Propiedad Industrial. La legalización consular de los poderes otorgados en el extranjero a los Agentes para actuaciones ante la Dirección de la Propiedad Industrial, no será necesaria, bastando la sola certificación notarial.
Artículo 116.- El poder otorgado por carta, telegrama, fax, télex o correo electrónico, a un Agente de la Propiedad Industrial, le habilita para actuar de acuerdo con su mandato, siempre que el testimonio del poder sea presentado dentro de los sesenta días hábiles.
Artículo 117.- Para todas las actuaciones ante la Dirección de la Propiedad Industrial se requerirá la intervención de un Agente de la Propiedad industrial como patrocinante o apoderado, y se observarán las mismas formalidades establecidas para la solicitud de registro en todo lo que fueren aplicables.
TÍTULO VI.- DE LAS TASAS
Artículo 118.- El Ministerio de Industria y Comercio, por medio de la Dirección de la Propiedad Industrial, percibirá tasas calculadas en base a jornal del salario mínimo para trabajadores no calificados en la capital, en los siguientes conceptos y montos:
* solicitud de registro o de renovación de marca: un jornal;
* recargo por renovación en plazo de gracia: medio jornal;
* tasa anual por manutención del registro: cinco jornales;
* cada inscripción de poder en el registro: un jornal;
* cada informe oficial sobre marca: medio jornal;
* cada escrito de oposición: medio jornal;
* inscripción de cambio de domicilio del titular, por cada marca: medio jornal;
* inscripción de cambio de nombre del titular, por cada marca: medio jornal;
* inscripción de licencia de uso de cada marca: un jornal;
* inscripción de transferencia de cada marca: medio jornal;
* expedición de un duplicado de un certificado de registro: medio jornal;
* inscripción o renovación en la matrícula de Agentes: medio jornal.
Artículo 119.- Los ingresos provenientes de la percepción de las tasas establecidas en el artículo anterior y de las multas estipuladas en esta ley serán depositados en una cuenta especial abierta en el Banco Central del Paraguay, a la orden del Ministerio de Industria y Comercio, fiscalizada por el Ministerio de Hacienda. Estos ingresos se incluirán en el Presupuesto General de la Nación desde el año siguiente al de la promulgación de esta ley, y su inversión será programada por la Dirección de la Propiedad Industrial.
TÍTULO VII.- DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Artículo 120.- La Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, es la entidad competente en cuanto a la jurisdicción administrativa marcaria, la que se regirá por esta ley, las demás disposiciones legales pertinentes y los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo.
Artículo 121.- La Dirección de la Propiedad Industrial estará a cargo de un Director designado por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Industria y Comercio.
Artículo 122.- La Dirección de la Propiedad Industrial editará un órgano de publicidad oficial en que se publicarán los actos jurídicos requeridos por esta ley, los registros concedidos y sus renovaciones, así como las resoluciones y sentencias judiciales firmes relativas a la revocación, anulación o cancelación de cualquier registro. Esta publicación sólo tendrá efectos informativos; no implicará ninguna notificación y se efectuará sin perjuicio de cualquier otra publicación determinada por el Reglamento.
Artículo 123.- Para ser Director de la Dirección de la Propiedad Industrial se requiere la ciudadanía paraguaya, haber cumplido treinta años de edad, ser de profesión abogado y tener una reconocida solvencia moral. No puede desempeñar otra actividad remunerada, salvo la docencia.
TÍTULO VIII.- DE LOS RECURSOS Y DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 124.- Contra toda resolución, sea interlocutoria o definitiva, procederán los siguientes recursos:
a) reconsideración o reposición ante la autoridad que dictó la resolución; y,
b) apelación ante la autoridad jerárquica superior.
La interposición de cada recurso será optativa para el interesado, pero no se podrá anteponer el de apelación al de reconsideración o reposición.
Artículo 125.- Contra el rechazo de una solicitud de registro o renovación que dicte un Jefe de Sección dentro de algún procedimiento no litigioso, se podrá interponer recurso de reconsideración en escrito fundado dentro de los cinco días hábiles de la notificación y su resolución no causará ejecutoria. Transcurridos quince días hábiles sin que el Jefe de Sección dicte resolución, los interesados podrán interponer el recurso de apelación ante el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial. Se entenderá que la resolución ficta rechazó la reconsideración, y la resolución del Director deberá confirmar o revocar el rechazo.
Artículo 126.- Contra las providencias de mero trámite que no causen gravamen irreparable que dicte un Jefe de Sección dentro de un procedimiento litigioso, se podrá interponer recurso de reposición en escrito fundado dentro de los cinco días hábiles contados desde la notificación de la providencia y su resolución causará ejecutoria.
Artículo 127.- Las resoluciones de los Jefes de Sección serán apelables ante el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial. El recurso será interpuesto ante el Jefe de Sección dentro de cinco días hábiles de la notificación.
Artículo 128.- Los fundamentos de la apelación deberán presentarse ante el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial, durante el plazo de dieciocho días hábiles contados desde la notificación. De la fundamentación se correrá traslado a la otra parte, por el mismo término para su contestación.
Artículo 129.- La resolución del Director de la Dirección de la Propiedad Industrial agotará la instancia administrativa. Contra la resolución del Director de la Dirección de la Propiedad Industrial se podrá promover demanda contencioso-administrativa ante el Poder Judicial, dentro de los diez días hábiles.
Artículo 130.- Transcurridos cuarenta días hábiles sin que el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial dicte resolución, los interesados podrán recurrir directamente a la vía contencioso-administrativa. Se entenderá que la resolución ficta rechazó las pretensiones de la parte que promueve la demanda contencioso-administrativa y la sentencia judicial deberá confirmar o revocar la resolución ficta.
Artículo 131.- Todos los plazos procesales previstos en esta ley son perentorios e improrrogables. Todas las notificaciones deberán ser efectuadas por cédula.
Artículo 132.- Los expedientes referentes a marcas quedarán archivados en la Dirección de la Propiedad Industrial. Los que hayan sido remitidos a los Tribunales deberán ser devueltos una vez finiquitada la cuestión judicial.
Artículo 133.- Las solicitudes de registro o de renovación de marcas que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigor de esta ley continuarán tramitándose de acuerdo con el régimen anterior, pero los registros y renovaciones que se concedan quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley.
Artículo 134.- Las marcas y otros signos distintivos registrados de conformidad con el régimen anterior se regirán por las disposiciones de esta ley y de las disposiciones reglamentarias correspondientes, que serán aplicables a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley.
Artículo 135.- Esta ley será aplicable a todas las acciones litigiosas que se iniciaren con posterioridad a su entrada en vigencia, como así también a las acciones litigiosas que se encontraren pendientes con excepción de los trámites, diligencias y plazos que hubieren tenido principio de ejecución o empezado su curso, los cuales se regirán por las normas hasta entonces vigentes.
Artículo 136.- Las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarán en forma supletoria.
Artículo 137.– El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley.
Artículo 138.- Deróganse la Ley Nº 751/79 «De Marcas», la Ley Nº 1.258 de fecha 13 de octubre de 1.987, «Que modifica la Ley Nº 751/79 De Marcas»; la Ley Nº 259 de fecha 16 de noviembre de 1.993 «Que modifica y amplía el Artículo 77 de la Ley Nº 751/79 De Marcas»; los Artículos 262, inciso XII y 356 de la Ley Nº 879 de fecha 2 de diciembre de 1.981 «Código de Organización Judicial» y todas las disposiciones contrarias a la presente ley.
Artículo 139.– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores el veintiocho de mayo del año un mil novecientos noventa y ocho y por la Honorable Cámara de Diputados, el veinticuatro de junio del año un mil novecientos noventa y ocho, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 1) de la Constitución Nacional.
Atilio Martínez Casado, Presidente H. Cámara de Diputados
Rodrigo Campos Cervera, Presidente H. Cámara de Senadores
Patricio Miguel Franco, Secretario Parlamentario
Juan Manuel Peralta, Secretario Parlamentario
Asunción, 6 de agosto de 1998
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial
El Presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy
Atilio R. Fernández, Ministro de Industria y Comercio