RESOLUCION 590.- DICTAMEN 01-2002 POR INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4 DEL TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Y DEL ARTÍCULO 158 DE LA DECISIÓN 486 (RÉGIMEN COMÚN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL), POR PARTE DEL GOBIERNO DE PERÚ.

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 30 literal a) del Acuerdo de Cartagena, los artículos 4 y 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión 486 de la Comisión que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina; y,

CONSIDERANDO: Que mediante comunicación de fecha 21 de setiembre de 2001, presentada por la empresa Crosland Técnica S.A., de Perú, esta Secretaría tomó conocimiento sobre el posible incumplimiento del Gobierno del Perú del artículo 158 de la Decisión 486 –Régimen Común sobre Propiedad Industrial–, pues mediante la Resolución nº 0290-2001/TDC-INDECOPI permite que mantengan su marca original productos importados paralelamente y modificados posteriormente sin autorización del titular de la marca;

Que, sostiene la empresa denunciante que la referida Resolución del INDECOPI, expedida a consecuencia del procedimiento seguido por ella contra las empresas Indian Import – Export E.I.R.L. e Importadora Radha E.I.R.L. (importadores paralelos), por presuntas infracciones a la normativa peruana sobre Represión de la Competencia Desleal, permite a las empresas denunciadas comercializar motocarros Bajaj modificados, con tan sólo adoptar las medidas necesarias para informar a los consumidores finales que las modificaciones en el producto no han sido introducidas por el fabricante Bajaj Auto Ltd.;

Que con fecha 10 de octubre de 2001, la Secretaría General de la Comunidad Andina emitió el Fax Nº SG-F/1.8.1/1905/2001, mediante el cual informó al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Gobierno del Perú haber iniciado las investigaciones por posible incumplimiento del artículo 158 de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial;

Que con fecha 07 de noviembre, mediante FAX nº SG-F/1.8/2139/2001, esta Secretaría emitió la correspondiente Nota de Observaciones, señalando que el Gobierno de Perú, a través de la Resolución nº 0290-2001/TDC-INDECOPI, mediante la cual se permite la modificación de los productos por el importador paralelo, exigiendo únicamente que se comunique al consumidor final el origen de las modificaciones introducidas en el producto, estaría incurriendo en un incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como del artículo 158 de la Decisión 486 que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, otorgándole, para dar respuesta, un plazo que no exceda de veinte (20) días calendario luego de su recepción;

Que con fecha 22 de noviembre de 2001, mediante el Facsímil nº 961-2001-MITINCI-VMINCI-DNINCI, el Gobierno del Perú solicitó una ampliación de diez días hábiles, para dar contestación a la nota de observaciones;

Que con fecha 29 de noviembre, mediante FAX nº SG-F/1.8/02339/2001, la Secretaría General autorizó al Gobierno peruano la prórroga solicitada para la respuesta a la nota de observaciones, concediéndole el plazo adicional de diez días hábiles;

Que con fecha 06 de diciembre de 2001, el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Gobierno del Perú presentó respuesta a la nota de observaciones, a través del Fax nº 994-2001-MITINCI/VMINCI/DNINCI, al cual se adjunta el Informe nº 0032-2001/TDC-INDECOPI, en el cual se sustenta la posición peruana con relación al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa andina en materia de Propiedad Intelectual;

Que el Gobierno del Perú señala con respecto al presente caso:

1.- Que al momento del inicio del procedimiento administrativo nacional, Crosland Técnica S.A. no ostentaba la calidad de titular de la marca de los motocarros Bajaj.

2.- Que la pretensión de Crosland Técnica S.A. se refería expresamente a la transformación de los productos y a la omisión de comunicar esta transformación a los consumidores, como un hecho supuestamente infractor de la Ley peruana de Represión de la Competencia Desleal – Decreto Ley 26122, la que fue tramitada ante el Organo Administrativo competente para conocer prácticas de engaño, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal de INDECOPI.

3.- Que Crosland Técnica S.A. tiene expedita la vía para solicitar la protección administrativa, fundamentada de la titularidad de marca que por derecho le corresponda;

Que el artículo 158 de la Decisión 486 –Régimen Común sobre Propiedad Industrial– establece:

“Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.” ;

Que en virtud del citado artículo, el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece que, si bien es cierto que el registro de una marca no concede a su titular el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto del producto protegido por dicho registro, ello está permitido, si y sólo si estos productos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro;

Que el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece que:

“Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.”;

Que, de la información suministrada en el presente procedimiento se desprende que en efecto existen empresas que vienen modificando de manera sustancial productos distinguidos con una marca, y que el Gobierno peruano no habría dado cumplimiento al artículo 158 de la Decisión 486 al no admitir la denuncia presentada por la empresa Crosland Técnica S.A;

Que el Gobierno del Perú, a través de la expedición de la Resolución nº 0290-2001/TDC-INDECOPI, estaría contrariando el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en especial la norma contenida en el artículo 158 de la Decisión 486, pues permite, a pesar de la prohibición expresa de la norma comunitaria, que productos protegidos por una marca puedan ser modificados y comercializados;

Que normas internas no pueden ser aplicadas en contravención de normas comunitarias, no siendo relevante que el Gobierno del Perú señale que existe expedita otra vía de tutela administrativa, pues esto constituye una alegación de hecho propio que no produce efecto para exceptuarse del cumplimiento del ordenamiento jurídico andino;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 del Acuerdo de Cartagena, corresponde a la Secretaría General velar por la aplicación del Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 425, contra la presente Resolución cabe la interposición del recurso de reconsideración dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial;

RESUELVE:

Artículo 1.- Dictaminar que el Gobierno del Perú, mediante la Resolución nº 0290-2001/TDC-INDECOPI, ha incurrido en un incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como del artículo 158 de la Decisión 486 que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Artículo 2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 65 literal f) de la Decisión 425, se concede al Gobierno del Perú un plazo de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución para que ponga fin al incumplimiento dictaminado.

Artículo 3.- Comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil dos.

SEBASTIAN ALEGRETT

Secretario General